Contraffazione del marchio, dynamic keyword insertion e responsabilità dell’Internet service provider

Pubblicato sul Quotidiano Ipsoa del 29 agosto 2013

Il caso

La questione decisa dai giudici palermitani concerne l’utilizzo del marchio di una nota società di autonoleggio “Maggiore”, da parte di una concorrente, la “Sicily by car”, quale “meta tag” (marcatore nascosto) all’interno dei servizi del motore di ricerca “Google”, al fine di creare un collegamento tra il suddetto nome e il link del sito web http://www.sbc.it, dove la convenuta pubblicizzava la propria attività. Nel dettaglio, l’accusa era di aver utilizzato un collegamento sponsorizzato visualizzabile a margine dei risultati delle ricerche una volta inserite parole chiavi. Queste sono risultate essere “Maggiore” oppure “Maggiore rent” ovvero “Maggiore offerte auto” e “offerte speciali noleggio Maggiore”. Pertanto, nella sezione dedicata agli annunci figurava il titolo “MAGGIORE”, cui era associato l’URL di destinazione, cioè: “www.sbc.it”.
La società di autonoleggio “Maggiore” ha citato davanti alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Palermo la società Sicily by Car, la quale a sua volta ha chiamato in causa la stessa Google Inc., Google Ireland Ltd e Google Italy Srl per manlevare dalla responsabilità Sicily by Car e risarcire i danni causati a parte attrice.

La definizione dell’illecito attraverso l’espletamento della CTU

Ai fini della determinazione dell’oggetto di causa e della quantificazione del danno subito al CTU è stato chiesto di individuare il periodo di utilizzo della “keyword” “Maggiore”; il numero di visualizzazioni generate per effetto dell’utilizzo della medesima, il numero di “click” sugli annunci ed il numero di prenotazioni; i periodi durante i quali era stata adottata la tecnica del “dynamic keyword insertion”, con le relative visualizzazioni, i click e le prenotazioni. Il dyamic keywork insertion è quel servizio attraverso cui si permette che “nel caso in cui venga eseguita una ricerca su Google digitando una parola (o una frase) coincidente con una delle keywords associate all’annuncio, tale parola venga visualizzata come titolo dell’annuncio stesso” (p. 43 della sentenza), configurando quindi la contestata contraffazione del marchio. Il CTU osserva che nel periodo intercorso tra il 24 settembre 2004 all’8 settembre 2008 sono state effettuate 1.450.555 visualizzazioni, con 31.170 click sul termine “Maggiore”, ma con sole 360 transazioni. Agli esclusivi fini dell’imputazione della tecnica di dynamic keyword insertion, il CTU rileva che essa è stata utilizzata per soli due mesi e mezzo rispetto all’intero periodo contestato, ovvero 10 dicembre 2007 ed il 18 dicembre 2007 e tra il 28 dicembre 2007 ed il 7 marzo 2008. Durante questo periodo le visualizzazioni dell’annuncio della convenuta sono state 172.148, mentre i click eseguiti sono 66.648 e le prenotazioni 91. Questo ridimensionamento del numero delle violazioni provoca un ridimensionamento, soprattutto in punto liquidazione del danno subito da parte attrice, rispetto alle esose cifre richieste in sede di citazione in giudizio.

Le motivazioni della decisione

Dopo una dettagliata ricostruzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di tutela del marchio nei confronti della pubblicità tramite parole chiave con l’utilizzo dei motori di ricerca via Internet (il c.d. keyword advertising), i giudici palermitani si soffermano nel dettaglio del caso loro sottoposto. Innanzitutto, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, verificano la funzione di pubblicità del marchio “Maggiore” in conseguenza del fatto che secondo la Corte di Giustizia va riconosciuta la piena legittimità pubblicitaria del “keyword advertising”. Applicando i parametri indicati dalla corte di controllo sulle possibili lesioni delle funzioni di indicazione dell’origine e di investimento, i giudici palermitani rilevano un’attività di concorrenza sleale e di pubblicità ingannevole solo nel periodo di due mesi e mezzo in cui la convenuta ha utilizzato il servizio di dynamic keyword insertion, il quale consentiva il link diretto tra il marchio altrui e il suo sito Internet. Infatti, nel restante periodo in cui questa tecnica non veniva utilizzata, sulla base del link promozionale di Sicily Car e del messaggio commerciale allegato, l’utente consumatore era in grado di rendersi conto che il servizio fornito da Sicily by car era diverso e indipendente da quello fornito dalla Maggiore e in concorrenza con quest’ultimo.

L’impatto della decisione sulla responsabilità degli Internet service provider

Per quel che concerne il coinvolgimento delle società terze chiamate, il Tribunale siciliano esplicitamente afferma che le condotte di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale sono state poste in essere esclusivamente dalla società convenuta. Infatti, la convenuta ha realizzato, attraverso la tecnica della dynamic keyword insertion, la visualizzazione del messaggio pubblicitario con il nome dell’attrice realizzato e diffuso dalla medesima convenuta attraverso il servizio di posizionamento a pagamento su Internet “Google AdWords”, il quale non coinvolge i risultati della ricerca. Il giudice sottolinea come il servizio Google AdWords “offre agli utenti/inserzionisti esclusivamente una piattaforma per la memorizzazione, consistendo in un software per l’ideazione, la creazione e il posizionamento in rete di annunci pubblicitari, il cui aspetto grafico e i cui contenuti, nonché i criteri per la visualizzazione, sono di esclusiva competenza e responsabilità degli inserzionisti stessi” (p. 47 della sentenza). Ne consegue quindi che non sia esigibile il dovere di controllo della corrispondenza a marchi di concorrenti di tutte le parole chiave indicate dagli innumerevoli inserzionisti.

Trib. Palermo, S.s.p.i.i., 7 giugno 2013, Pres. Maisano Pres., Ruvolo, Rel.